LG에너지솔루션은 14일 SK이노베이션이 특허에 대한 전문적 판단을 하는 PTAB에 LG에너지솔루션의 SRS특허 및 양극재 특허의 유효성에 대해 무효심판을 대거 청구했으나 PTAB에서는 모두 각하됐다고 밝혔다.
조사개시결정에 대한 항소는 불가능하기 때문에 SK이노베이션은 LG에너지솔루션 특허의 유효성에 대한 다툼을 시작조차 해보지 못하는 상황에 처했다고 LG에너지솔루션은 설명했다.
SK이노베이션이 미국 국제무역위원회(ITC)보다 PTAB에서의 특허무효율이 더 높기 때문에 PTAB에 IPR을 대거 신청했으나, 이번 조사개시 거절결정으로 특허소송 전략에 큰 타격을 입을 것으로 LG에너지솔루션은 분석했다.
반면 LG에너지솔루션이 SK이노베이션을 상대로 미국 PTAB에 제기한 배터리 모듈 관련 IPR 1건은 지난해 9월30일 조사 개시가 결정돼 진행 중이다. 해당 건에 대한 최종결정은 올해 하반기에 나올 것으로 예상된다.
앞서 SK이노베이션은 지난 2019년 9월3일 이차전지 파우치형 배터리셀 구조 관련 특허(994) 1건 침해로 ITC에 LG에너지솔루션을 제소했다. 또 파우치형 배터리셀 구조 관련 특허 1건과 배터리 모듈(398) 관련 특허 1건 침해로 델라웨어주 연방지방법원에 LG에너지솔루션과 LG전자를 제소했다.
이에 LG에너지솔루션은 2019년 9월26일 SK이노베이션을 상대로 SRS® 미국특허 3건, 양극재 미국특허 1건 침해로 ITC에 제소하는 한편 SRS® 미국특허 3건, 양극재 미국특허 2건 침해로 델라웨어주 연방지방법원에도 SK이노베이션 특허침해 맞소송을 냈다.
LG에너지솔루션은 또 작년 3월31일 미국 PTAB에 SK이노베이션 특허 1건(398)에 대해 특허 무효심판 1건을 제기했다. 이후 9월30일 PTAB에서 조사개시가 결정돼 현재 진행 중이다. 통상적으로 IPR 신청의 대상이 된 특허청구항 중 적어도 하나에 대한 '신청인의 무효주장이 받아들여질 합리적인 가능성'이 인정되면 조사가 개시된다. 최종결정은 올해 하반기에 나올 예정이다.
이후 SK이노베이션은 지난해 5월 말~7월 초 미국 PTAB에 LG에너지솔루션 양극재 특허 2건에 대해 IPR 4건 및 분리막 특허 3건에 대해 IPR 4건 등 총 8건의 IPR을 제기했다. 하지만 11월30일 PTAB에서 IPR 8건 중 6건에 대해 조사개시 각하된 데 이어 올해 1월12일 PTAB에서 나머지 IPR 2건에 대해서도 조사개시가 각하됐다.